Как быть, если франчайзер потерял право на товарный знак?
Отдел разработки франшиз
пн–пт 10:00–19:00
Обратный звонок
Москва, Улица 1905 года, д.10а., стр.1
Франчайзинг СтатьиКак быть, если франчайзер потерял право на товарный знак?

Как быть, если франчайзер потерял право на товарный знак?

18.05.2017

Франчайзер утратил право на товарный знак, иными словами прекратилось исключительное право, пользование которым передано по договору коммерческой концессии. Первое и основное последствие: франчайзи также потерял право использования данного товарного знака, которое приобрел по договору. Если после прекращения права на товарный знак (знака обслуживания, коммерческого обозначения) не произошло замены на аналогичное право, то договор франчайзинга прекращается (п. 3 ст. 1037 ГК РФ), а франчайзи теряет право на использование всего комплекса предоставленных прав.

Проверяем договор

Именно для этого и нужна такая услуга, как экспертиза договора. Мы всегда проверяем сами и рекомендуем проверять сроки действия исключительных прав, и в особенности сроки регистрации товарных знаков, права на использование которых передаются франчайзи. Как минимум, необходимо требовать копии соответствующих свидетельств. В рамках услуг по сопровождению сделок франчайзинга грамотный юрист может настоять на включении в договор условий, максимально защищающих права франчайзи. Например, о том, что правообладатель:

  • гарантирует действительность передаваемых исключительных прав, обязуется поддерживать их действительность в течение всего срока договора;
  • будет согласовывать с пользователем любые предполагаемые изменения, связанные с объектами исключительных прав;
  • в течение определенного времени после прекращения права на объект, если по каким-то причинам не удалось продлить регистрацию, предложит пользователю аналогичное равноценное право, причем на тех же условиях;
  • при изменении любого права, входящего в передаваемый комплекс, обязуется в определенный срок согласовать с пользователем новый размер вознаграждения по договору и т. п.

Закон защищает права франчайзи?

Впрочем, и в законе есть зацепки, которые позволяют в некоторой мере защитить права франчайзи. Так, пользователь вправе потребовать расторжения договора при изменении коммерческого обозначения (ст. 1039 ГК РФ). В случае же продолжения действия договора пользователь вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения.

Далее, если истек срок действия исключительного права (или же право прекращено по иному основанию), то пользователь вправе потребовать соразмерно снизить вознаграждение. Это справедливо, поскольку изменились и объем, и содержание предоставленного по договору комплекса прав (ст. 1040 ГК РФ). Внимание: это возможно, если в договоре не ограничено право пользователя требовать соразмерного снижения величины вознаграждения. (Статья 1040 ГК РФ содержит оговорку: «если иное не предусмотрено договором»). И чаще всего правообладатели или прямо отказывают в этом, или тянут время, уклоняясь от согласования нового размера вознаграждения. В этом случае единственное, что остается – идти в суд.

Нельзя исключать и такой вариант: право на товарный знак (иной объект) прекращено, но стороны хотят работать дальше. В таком случае требуется согласование замены предоставленного права на аналогичное, и соразмерного нового вознаграждения (п. 3 ст. 1037 ГК РФ). Увы, франчайзи не вправе потребовать от франчайзера заключить такое соглашение. И, если пользователь не согласится на замену, то остается только один вариант: требовать возмещения убытков (ст. 1039, абз. 2 ст. 1040 ГК РФ).

Все изменения должны быть зарегистрированы!

Самое главное: все изменения в объектах исключительных прав должны быть не только зафиксированы в отдельных соглашениях, но и сами соглашения должны быть зарегистрированы (п. 2 ст. 1028 ГК РФ).

Важность данного положения подтверждает показательный пример из судебной практики.

Правообладатель и пользователь в апреле 2009 г. заключили договор коммерческой концессии, по которому были переданы права на использование товарного знака и коммерческого обозначения.

С июня 2010 года франчайзи перестал платить роялти. Франчайзер обратился в суд, требуя взыскания долга, неустойки, а также расторжения договора. В суде франчайзи возражал: вместо товарного знака ему передали другое обозначение, причем изменений в договор внесено не было. За что платить?

Суд установил, что:

  • комбинированное обозначение, фактически переданное пользователю, на день заключения спорного договора было коммерческим обозначением;
  • в декабре 2009 года оно было зарегистрировано, но уже как товарный знак;
  • исключительные права общества на коммерческое обозначение прекратились;
  • возникли исключительные права на товарный знак;
  • нет доказательств того, что соответствующие изменения были внесены в спорный договор.

Следовательно, договор коммерческой концессии прекратился в декабре 2009 года, т. е. со дня регистрации коммерческого обозначения, переданного по договору, в качестве товарного знака (п. 3 ст. 1037 ГК РФ). До этого времени, т. е. в период действия договора, роялти франчайзи уплатил, полностью исполнив свои обязательства. Вывод: договор расторгнут со дня регистрации коммерческого обозначения в качестве товарного знака, а правообладатель все получил сполна и сверх ничего не может требовать (постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.11.13 № С01-148/2013 по делу № А56-43646/2011).

Совершенно нелишним будет настоять на включении в договор коммерческой концессии условий о том, что правообладатель:

  • будет согласовывать с пользователем любые планируемые изменения в объекты исключительных прав.
  • гарантирует действительность передаваемых прав;
  • обязуется обеспечивать действительность своих прав в течение всего срока договора, своевременно продлять регистрацию товарного знака;
  • в течение определенного времени после прекращения права на товарный знак (знак обслуживания, коммерческое обозначение, иного права, входящего в комплекс передаваемых по договору) предложить пользователю аналогичное равноценное право на тех же условиях;
  • в случае изменения любого права, входящего в передаваемый комплекс, обязуется в определенный срок согласовать с пользователем новый размер вознаграждения по договору и т. п.
Отдел разработки франшиз:
Наверх ↑